Щорічний суб’єктивний рейтинг українських судових спорів щодо захисту інтелектуальних прав опублікував Іларіон Томаров, керівник практики інтелектуальної власності юридичної фірми “Василь Кісіль і Партнери”.

Як зазначає автор у своєму блозі, цьогоріч відібрані спори, які демонструють legal shift до нових підходів, а також рішення, здатні змінити (іноді поліпшити) практику.

Надії року

Свій рейтинг  Іларіон Томаров розпочав з тих, хто подавав великі надії на цей рік.

Безсумнівний переможець – спір між ROSHEN та БКК за радянську торгову назву “Київський”. Здається, вся Україна жадала дізнатися хто ж спадкоємець відомого торта і чи можуть співіснувати два виробника? Але сторони уклали мирову угоду, позбавивши не тільки судового видовища, а й їжі для роздумів про перехід права попереднього користування від радянського держпідприємства до бізнесу.

Лідер торішнього рейтингу – справа ТМ “ICYNENE” про застосування ст. 6 quinquies Паризької конвенції: товарні знаки можуть бути визнані недійсними, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. За 2018 р Шевченківський районний суд м. Києва призначив перше засідання по суті на січень 2019 року.

Лідер позаторішнього рейтингу – “Ощадбанк проти Сбербанку”: основна справа № 910/570/16 з квітня 2017 року знаходиться в апеляції, де з березня 2018 року чекає завершення повторної експертизи. Справа про скасування ТМ “Сбербанк” такої, що порушує фірмове найменування № 910/11005/16 з грудня 2017 року теж очікує завершення повторної експертизи.

“Сподіваюся, в 2019 р справи “оживуть” і підкинуть нові теми для дискусії”, – плекає надію Іларіон Томаров.

Могли очолити рейтинг, але не потрапили до ТОП-5

Справа № 910/14972/17 про застосування Угоди про Асоціацію з ЄС.

“Наш закон про знаки дає власнику ТМ три роки, щоб почати використання знака. Якщо без поважних причин не почав, можна подати позов про дострокове припинення охорони. Угода з ЄС замість трьох років дає п’ять. Верховний Суд 17.07.2018 залишив в силі рішення попередніх судів, які застосували 5-річний термін”, – пише Томаров.

Спір не потрапив до рейтингу через те, що касація не висловився, чи є весь корпус Угоди в частині ІР нормами прямої дії, особливо процесуальні норми про забезпечення позову, витребування інформації та ін.

Друга справа, що була близька посісти місце у ТОП-5, – спір між Фармаком і Дарницею за “Корвалол”.

У першій справі № 910/13908/17 Фармак хоче скасувати ТМ Дарниці, посилаючись на свіже рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання знака “Корвалол Corvalolum” загальновідомим (апеляція залишила в силі рішення про відмову). У  справі № 910/17792/17 Дарниця скасовує рішення Апеляційної палати. Перший раунд залишився за Фармаком, другий – за Дарницею. Сторони чекають 07.05.2019, адже саме тоді відбудеться розгляд Великої палати ВС.

Як пояснює автор, спір не потрапив до рейтингу через те, що, по-перше, немає рішення касації і, по-друге, legal shift до правильного рішення продемонстрований у справі № 910/6197/13 (спір між Берлін-Хемі і фармкомпанією “Здоров’я”).

5 місце у ТОП-5

П’яте місце рейтингу розділили між двома справами:

• MIELE проти “shopmiele.com.ua”

Голосіївський райсуд м. Києва 20.03.2018 в рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 229 ККУ зобов’язав всіх інтернет-провайдерів України закрити доступ до сайтів, які пропонують товари з ТМ заявника. ТОВ “Лайфселл” попросив роз’яснити умови виконання рішення.

Суд відповів лаконічно: використовуючи технічні можливості і за власні кошти закрити доступ до ресурсів на всіх рівнях: інформаційному, логічному і апаратному.

То невже суди почнуть виносити приписи про блокування сайтів – порушників інтелектуальних прав?

• 50 000 грн моральної шкоди за контрафакт

Незаконне використання ТМ відповідачем заподіяло власнику ТМ моральну шкоду: змусило позивача нервувати, змінити звичайний порядок життя, докладати додаткових зусиль для організації свого життя, звернутися за судовим захистом. Як зазначає автор рейтингу, доволі незвично для нашого суду – оцінювати моральні страждання физособи-власника бренду. Але чому б не оцінити шкоду репутації власника ТМ, яка принижена в очах споживачів?

4 місце у ТОП-5

На четвертому місці справа № 918/186/17, де суд висловився про підсудність і кваліфікацію розміщення відео у соцмережі. Враховуючи, що користування сайтом можливо на всій території України, позивач може обрати юрисдикцію будь-якого госпсуду. У постанові від 13.03.2018 Верховний Суд погодився, що розмістивши відео в мережі, відповідач публічно продемонстрував його необмеженій кількості осіб ( “публічній показ”).

3 місце у ТОП-5

Бронза дісталася спору про законність імпорту “паралельних” смартфонів XIAOMI.

Верховний Суд 10.07.2018 повернув справу на новий розгляд, аби застосувати до ліцензійного договору право Китаю (як це визначили сторони), а не право України (як зручно суду). Однак госпсуд Київської області 25.09.2018 здивував мотивуванням.

Порахувавши відсутність згоди на введення телефону в обіг доказом його контрафактності, зобов’язав знищити всі 100 апаратів.

Відповідач наполягає, що смартфони оригінальні і посилається на вичерпання прав. На момент підготовки рейтингу справа перебувала в апеляції.

“Порівняйте зі справою № 914/2509/16, де власник ТМ вимагає видалити зображення ТМ з сайту. Що тут примітного?” – звертає увагу Томаров.

Відповідач стверджує, що продавав товар позивача, тому захищається нормою про вичерпання прав. Верховний Суд 20.03.2018 повернув справу на новий розгляд. Суд першої інстанції 13.08.2018 зобов’язав припинити використання знака позивача на сайті і сторінці в сомережі.

“Знаєте, чому? Відповідач не довів, що у нього є оригінальні товари позивача, а якщо так – він позбавлений права посилатися на вичерпання прав. Слідів оскарження в реєстрі не виявлено”, – резюмує Іларіон Томаров.

2 місце у ТОП-5

Срібло у спору між Merck Sharp & Dohme і Aurobindo Pharma. У справі № 910/1915/18 суд першої інстанції забезпечив позов:

• заборонивши видавати висновок про рекомендації до реєстрації лікарського засобу;
• заборонивши вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу
• та заборонивши відповідачу вводити у цивільний обіг в Україні лікарський засіб.

Як зауважує Іларіон, зазвичай суди відмовляються винести заборону щодо введення в обіг товару, оскільки такий захід тотожний задоволенню однієї з позовних вимог, тобто вирішенню спору по суті.

Апеляція порахувала, що реєстрація лікарського засобу, як і будь-які інші підготовчі дії без введення товару в обіг, не входять до поняття “використання” винаходів згідно ч. 2 ст. 28 Закону. Верховний Суд 14.08.2018  залишив в силі ухвалу суду першої інстанції.

1 місце у ТОП-5

Умовне “золото” 2018 року за уподобаннями Іларіона Томарова дісталося рішенню Верховного Суду у справі № 922/3136/16, де “пересічний споживач” став критерієм оцінки схожості знаків до ступеня змішування.

“Невже ми за крок від революції, коли суд сам (як це робить CJEU (Суд ЄС – ред.), вживаючись у роль “average consumer” (середній споживач – ред.)) буде аргументувати і схожість, і ймовірність введення в оману, а висновок експерта втратить суперсилу, ставши звичайним доказом?” – ставить риторичне питання Томаров.

Нагадаємо, що автором також публікувалися рейтинги справ за попередні: 2017, 2016 роки. Перший суб’єктивний рейтинг справ Томаров оприлюднив у 2015 році.

---